在我國(guó)專利法中，“優(yōu)先權(quán)”是指申請(qǐng)人提出的在后申請(qǐng)與其他人在其首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后、在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前就同一主題所提出的申請(qǐng)相比，享有優(yōu)先的地位，這也是“優(yōu)先權(quán)”一詞的由來。我國(guó)專利法第二十九條對(duì)此進(jìn)行了明確規(guī)定。

      從專利法的規(guī)定可知，在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否為“相同主題”是優(yōu)先權(quán)成立的實(shí)質(zhì)條件。對(duì)于“相同主題”的判斷，《專利審查指南》（下稱《指南》）在第二部分第三章第4.1.2節(jié)中規(guī)定：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致?！?br>
      上述規(guī)定比較抽象，不能全部包括“相同主題”實(shí)際判斷中存在的所有問題。實(shí)踐中比較常見的情況是，在先申請(qǐng)是具體的下位概念，在后申請(qǐng)是概括的上位的功能性概念，此時(shí)判斷兩者是否屬于“相同主題”的發(fā)明創(chuàng)造往往比較困難。筆者結(jié)合審查實(shí)踐，就這個(gè)問題談?wù)勛约旱挠^點(diǎn)。

第一種情況

      在先申請(qǐng)文件僅記載了一個(gè)具體的實(shí)施例，在后申請(qǐng)要求保護(hù)概括的上位的功能性限定的技術(shù)方案。

     因?yàn)槎忌婕巴恍耘袛?，因此在?shí)踐過程中，優(yōu)先權(quán)的“相同主題”判斷往往參考新穎性標(biāo)準(zhǔn)要求的“相同技術(shù)方案”的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

     但是，根據(jù)《指南》的相關(guān)規(guī)定，相同主題要求技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的技術(shù)效果相同；而在新穎性判斷中，則要求技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的技術(shù)效果“實(shí)質(zhì)上相同”。由此，在新穎性的具體判斷中，上下位概念、慣用手段直接置換、數(shù)值范圍的疊加等都符合“實(shí)質(zhì)上相同”的判斷標(biāo)準(zhǔn)?？梢?，優(yōu)先權(quán)“相同主題”判斷中對(duì)于“相同”的要求要高于新穎性判斷中“實(shí)質(zhì)上相同”的要求。所述“相同”僅是不要求文字記載或敘述方式上完全一致。

     根據(jù)《指南》規(guī)定，在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案應(yīng)清楚地記載在在先申請(qǐng)的文件中。并且，《指南》在列舉的案例中強(qiáng)調(diào)，針對(duì)在后申請(qǐng)的技術(shù)方案能否從在先申請(qǐng)中直接且毫無疑義地得出，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)作出明確判斷。

      筆者認(rèn)為，相同主題的判斷方法是，將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求的技術(shù)方案按照修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)而非新穎性的標(biāo)準(zhǔn)與在先申請(qǐng)文件（即說明書和權(quán)利要求書，不包括說明書摘要）的內(nèi)容進(jìn)行比較。而這種判斷方法也正符合目前國(guó)際上比較通用的擬制理論的判斷思路。即在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提出的相同主題的專利申請(qǐng)被看作是在首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日所提出的，也就是說，將享受優(yōu)先權(quán)的內(nèi)容在時(shí)間上虛擬前提至在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日。因此，在后申請(qǐng)想要享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，所謂的“相同主題”是指在后申請(qǐng)所要保護(hù)的技術(shù)方案必須是申請(qǐng)人在該在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日（即在后申請(qǐng)所想要享有的優(yōu)先權(quán)日）提交該在先申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)記載在該在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件中的，任何超出在先申請(qǐng)文件記載范圍的內(nèi)容都不屬于在該在先申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)時(shí)做出的，這些內(nèi)容是不應(yīng)該享有在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日的，否則就是對(duì)公眾的不公平。

      在明確了以修改超范圍的判斷方法來判斷“相同主題”后，判斷這種概括方式是否屬于相同主題只需要考慮，在后申請(qǐng)使用的上位的功能性限定，其覆蓋的范圍即能夠?qū)崿F(xiàn)這種功能的所有方式，是否包括了在先申請(qǐng)具體實(shí)施例中沒有記載的方式，如果是，則優(yōu)先權(quán)不成立。

第二種情況

       在先申請(qǐng)說明書中記載了多個(gè)具體實(shí)施例，但在先申請(qǐng)文件中均沒有對(duì)上述實(shí)施例進(jìn)行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申請(qǐng)要求保護(hù)該功能性限定的技術(shù)方案。

       按照前面第一種情況的觀點(diǎn)，以修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)來判斷的話，如果在后申請(qǐng)的功能性概括是無法從在先申請(qǐng)記載的多個(gè)實(shí)施例中直接地毫無疑義地得到，包含了在先申請(qǐng)中沒有窮舉的其他實(shí)現(xiàn)方式。同時(shí)，也不應(yīng)認(rèn)為在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)屬于相同的主題。上述判斷的結(jié)果正好與歐洲專利局第4版案例法中對(duì)優(yōu)先權(quán)具體情況的規(guī)定中T1052/93號(hào)決定 “在后申請(qǐng)使用功能性特征引起了擴(kuò)展因而不能享有優(yōu)先權(quán)”的判定不謀而合，從而也印證了筆者對(duì)該問題解讀的合理性。

       上述僅僅是針對(duì)兩種具體情形的優(yōu)先權(quán)“相同主題”的判斷的討論。實(shí)際工作中，在后申請(qǐng)?jiān)谠谙壬暾?qǐng)記載的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)特征的刪減、增加、改變、二次概括、從大的數(shù)值范圍中選擇小的數(shù)值范圍等各種情形層出不窮，也為優(yōu)先權(quán)實(shí)質(zhì)判斷工作帶來了困擾。

       筆者認(rèn)為，在明確了以修改超范圍的判斷方法和先申請(qǐng)制為原則的擬制理論的含義后，堅(jiān)持以下幾個(gè)原則具有較強(qiáng)操作性：首先，在核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確享有優(yōu)先權(quán)的最小單位是在后申請(qǐng)權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案，而不是其中的某個(gè)具體技術(shù)特征，這就要求將技術(shù)方案整體進(jìn)行比對(duì)。其次，明確比較對(duì)象是在后申請(qǐng)權(quán)利要求書的技術(shù)方案，和在先申請(qǐng)的文件（即在先申請(qǐng)的說明書和權(quán)利要求書，不包括說明書摘要），在后申請(qǐng)說明書中記載的內(nèi)容不影響優(yōu)先權(quán)的判斷。最后，比對(duì)的方式是將在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案與作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)文件（即其說明書和權(quán)利要求書）進(jìn)行比較。只有當(dāng)在后申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案不超出在先申請(qǐng)文件的記載范圍時(shí)，才能認(rèn)為兩者屬于“相同主題”，在后申請(qǐng)才可以享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。