《專利法》第二十三條第三款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計不得與他人在申請日前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。

        在專利確權(quán)實踐中以不滿足上述法條為由請求宣告外觀設(shè)計專利無效時，經(jīng)常會遇到無效請求人是否適格、在先權(quán)利是否可以為專利權(quán)或商標申請權(quán)等問題，下面結(jié)合幾個案例分析說明：

案例1：安徽A食品飲料有限公司與郭某專利無效糾紛案[1]

        基本案情：郭某是名稱為“飲料瓶（黑卡6小時）”、申請日為2011年10月19日、授權(quán)公告日為2012年2月15日的外觀設(shè)計專利權(quán)人。針對上述專利，安徽A食品飲料有限公司（以下簡稱A公司）向?qū)＠麖?fù)審委員會提請無效請求，理由之一為涉案專利不符合《專利法》第二十三條第三款規(guī)定，引用的證據(jù)是申請?zhí)枮?0036108的商標申請的相關(guān)信息的打印件，其申請日為2011年10月8日，初審公告日為2012年9月6日，商標申請人為黃某某。由于證據(jù)2仍處在申請階段，尚未核準注冊，該商標的申請人是否最終能夠獲得商標權(quán)還不確定，且A公司當庭承認在本案中未提交任何證明其與商標申請人黃某某存在利害關(guān)系的證據(jù)，因此對A公司提出的本專利不符合《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定的無效理由不予支持。在行政訴訟期間，A公司提交了第10036108號商標已經(jīng)于2015年4月21日注冊公告的新證據(jù)。

        法院認定：雖然該商標取得專用權(quán)的日期晚于本專利申請日，但該商標的申請日早于本專利申請日且之后已經(jīng)獲準注冊，成為有效的注冊商標，其在先申請的相關(guān)權(quán)益亦應(yīng)得到保護，故第10036108號商標相對于本專利屬于在先取得的合法權(quán)利。但是，《專利法》第二十三條第三款所指的在先取得的合法權(quán)利屬于民法上的私權(quán)，一般與公共利益無關(guān)?；谒綑?quán)的本質(zhì)屬性，是否主張侵權(quán)救濟是權(quán)利人或利害關(guān)系人的權(quán)利，他人無權(quán)代為主張。在授權(quán)的外觀設(shè)計專利權(quán)與在先合法權(quán)利的客體發(fā)生重疊時，如果在先權(quán)利的權(quán)利人不提出主張，就不存在權(quán)利沖突的問題。如果允許任何單位或個人針對此類專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，可能會與權(quán)利人的意志不符。同時，任何人只要能夠證明其是在先權(quán)利人或利害關(guān)系人，均可依據(jù)專利法二十三條請求宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效，這與專利法四十五條的規(guī)定并不沖突。

       從上述案例可以看出，在以專利與他人在先權(quán)利沖突為由，根據(jù)《專利法》第二十三條第三款規(guī)定宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效時，無效請求人需要舉證證明自己是在先權(quán)利的權(quán)利人或利害關(guān)系人，否則，專利復(fù)審委員會可以根據(jù)《專利法實施細則》第六十三條第三款的規(guī)定不予受理。上述規(guī)定并非是對提出無效宣告請求的主體資格的限定，而是對提出無效宣告請求的當事人提交相關(guān)證據(jù)的要求，任何人只要能夠證明其是在先權(quán)利人或利害關(guān)系人，均可依據(jù)《專利法》二十三條請求宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效，這與《專利法》四十五條規(guī)定的任何單位或者個人認為專利權(quán)的授予不符合本法規(guī)定都可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效并不沖突。

案例2：B食品股份有限公司與陳某某專利無效糾紛案[2]

         基本案情：陳某某是產(chǎn)品名稱為“食品包裝袋”、申請日為2000年10月16日、授權(quán)公告日為2001年5月2日的外觀設(shè)計專利權(quán)人。針對上述專利，B食品股份有限公司（以下簡稱B公司）向?qū)＠麖?fù)審委員會提請無效請求，理由之一是涉案專利不符合2000年修正的《專利法》第二十三條的規(guī)定，引用的證據(jù)是B公司持有的申請日為1997年12月12日、初步審定公告日為2000年10月14日、核準注冊日為2001年1月14日第1506193號商標。

        法院認定：在商標申請日早于外觀設(shè)計專利申請日的情況下，外觀設(shè)計專利權(quán)的實施不會影響到商標最終是否被核準注冊，不會存在外觀設(shè)計專利權(quán)與商標申請權(quán)的沖突問題，因此商標申請權(quán)并不能作為2000年《專利法》第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利。但商標申請權(quán)作為一種期待權(quán)，最終期待的完整權(quán)利是注冊商標專用權(quán)，只有商標獲得注冊，商標申請的最終權(quán)益才得以實現(xiàn)，此時，應(yīng)當溯及既往地對商標申請權(quán)進行保護，基于保護在先權(quán)利原則，只要商標申請日在外觀設(shè)計專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，在先申請的注冊商標專用權(quán)就可以對抗在后申請的外觀設(shè)計專利權(quán)，用于判斷外觀設(shè)計專利權(quán)是否與之相沖突。

        從上述案例可以看出，注冊商標專用權(quán)才是《專利法》第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利，商標申請權(quán)本身并不能構(gòu)成在先權(quán)利，對于案例中商標申請日早于專利申請日的情況，以不滿足《專利法》第二十三條第三款規(guī)定為由宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效時，需要同時滿足二個條件：一是在先申請的商標已被核準注冊；二是注冊商標仍然有效。

案例3：鄧某某與胡某某專利無效糾紛案[3]

         基本案情：胡某某是產(chǎn)品名稱為“自行車掛鎖(報警)”的外觀設(shè)計專利權(quán)人。針對上述專利，鄧某某以涉案專利不符合《專利法》第二十三條第一款和第二款為由請求宣告專利無效。在行政訴訟期間，原告鄧某某另主張涉案專利不符合《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定。

         關(guān)于在先權(quán)利的問題，法院認為：根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十六條的規(guī)定，《專利法》第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利包括商標權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。由于《專利法》對不同專利權(quán)之間的權(quán)利沖突問題在多個條款中已經(jīng)作出了詳細規(guī)定，因此依照體系解釋原則，《專利法》第二十三條第三款所規(guī)定的在先權(quán)利不應(yīng)包括在先專利權(quán)。

         從上述案例可以看出，雖然法釋第十六條對在先權(quán)利的說明并不是窮舉方式，除規(guī)定中列出的6種在先權(quán)利外，還可以包括其他的在先權(quán)利。但當在先權(quán)利為專利權(quán)時，只能依據(jù)《專利法》第九條規(guī)定的避免重復(fù)授權(quán)、第二十三條第一款規(guī)定的被現(xiàn)有設(shè)計公開或?qū)儆诘钟|申請、第二十三條第二款規(guī)定的被現(xiàn)有設(shè)計的組合公開等條款解決權(quán)利沖突問題。

         綜上，在以與在先權(quán)利沖突為由請求專利無效時，無論是請求人本身，還是在先權(quán)利的類型都有一定的限制條件；對于請求人來說，需要舉證屬于在先權(quán)利人或利害關(guān)系人；對于在先權(quán)利來說，需要是專利申請日之前已經(jīng)取得的注冊商標權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。

          然而，當在先權(quán)利人不主張自己的權(quán)利時，是否就沒有辦法對專利請求無效了呢？事實并非如此，請求人還可以根據(jù)情況以涉案專利不符合《專利法》第九條、第二十三條第一款和第二款等規(guī)定為由請求無效。需要注意的是，當以第二十三條第二款為由請求專利無效時，在先權(quán)利的特征需要滿足在專利申請日前已經(jīng)公開的要求。以上述案例2為例，由于第1506193號商標的初步審定公告日在涉案專利的申請日之前，構(gòu)成了現(xiàn)有設(shè)計，因此如果涉案專利的其他特征已經(jīng)被現(xiàn)有包裝袋公開的話，將現(xiàn)有包裝袋與在先商標圖案直接拼合即可得到涉案專利的外觀設(shè)計，并且拼合后也沒有產(chǎn)生獨特的視覺效果，完全可以以涉案專利與現(xiàn)有包裝袋和在先商標的組合相比沒有明顯區(qū)別為由請求無效。

參考資料：

1、（2016）京行終字第2690號二審行政判決書；

2、（2014）知行字第4號再審行政裁定書；

3、（2014）高行終字第30號二審行政判決書。