專利法第五條第一款規(guī)定，對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。

      由于下達(dá)第五條第一款審查意見的專利申請文件較少，公開的網(wǎng)站上很少見到對第五條第一款相關(guān)答復(fù)的討論，目前也沒有公認(rèn)的較好的答復(fù)方案。此文以筆者根據(jù)以往的答復(fù)經(jīng)驗總結(jié)的一些答復(fù)建議，希望能夠?qū)π枰饛?fù)五條一款的發(fā)明人或?qū)＠韽臉I(yè)人員以參考。

      通常在五條一款的審查意見中，審查員會闡述申請文件不符合專利法第五條第一款的原因，原因一般有三，一是違反法律，二是違反社會公德，三是妨害公共利益。

       首先，需要確定本申請文件是因為其中哪個或哪幾個原因?qū)е碌模环蠈＠ㄎ鍡l一款的規(guī)定。然后，盡量修改申請文件的權(quán)利要求書，以使其避免落入專利法五條一款規(guī)定的不授予專利權(quán)的范圍。需要注意的是，對權(quán)利要求的修改要符合專利法第三十三條的規(guī)定。

      在權(quán)利要求修改完成后，可以首先闡述，修改后的權(quán)利要求不屬于以上三個原因中任何一個的理由，即闡述修改后的權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案本身，既不違反法律、又不違反社會公德、并且不妨害公共利益的理由。在理由闡述過程中，尤其可以注意，對審查意見中出現(xiàn)的“必然”一詞進(jìn)行反駁。例如，審查意見中可能會出現(xiàn)“本申請實施必然會對......造成危害，用戶的公共利益必然會受到損害”之類的措辭，一旦出現(xiàn)“必然”一詞，此處就很可能存在可以反駁的關(guān)鍵點(diǎn)，發(fā)明人可以根據(jù)實際的技術(shù)方案靈活應(yīng)對。

      其次，在答復(fù)過程中，參考審查指南的規(guī)定進(jìn)行答復(fù)，會是一個有力的爭辯點(diǎn)。

     《專利審查指南》第二部分第一章第3.1.3節(jié)中明確規(guī)定了“如果發(fā)明創(chuàng)造因濫用而可能造成妨害公共利益的，或者發(fā)明創(chuàng)造在產(chǎn)生積極效果的同時存在某種缺點(diǎn)的，不能以“妨害公共利益”為理由拒絕授予專利權(quán)?！?br>
      關(guān)于此條規(guī)定可以以槍支為例進(jìn)行說明，如果由某些個人或組織機(jī)構(gòu)出于非法目的濫用槍支，顯然必然會造成妨害公共利益的結(jié)果，但是槍支本身仍舊是可以尋求專利保護(hù)的，并且槍支生產(chǎn)已經(jīng)在商業(yè)上進(jìn)行了實施。因此，在對五條一款進(jìn)行答復(fù)時，可以類比槍支的概念，提出如果有個人或組織機(jī)構(gòu)，出于非法目的濫用本申請?zhí)峁┑姆椒ɑ蜓b置，的確可能造成妨害公共利益的結(jié)果。但是在這種情況下，違反法律和社會公德、妨害公共利益的，是濫用本申請方案的個人或組織機(jī)構(gòu)，而不是本專利申請本身。審查員將“必然會對正常秩序和安全造成危害”的主體推定為本申請的技術(shù)方案是不合理的。同時盡可能闡述本申請技術(shù)方案帶來的產(chǎn)生積極效果，從而令審查員不能以“妨害公共利益”為理由拒絕授予專利權(quán)。

       以上為筆者對專利法第五條第一款答復(fù)的理解和建議，其中或有理解不當(dāng)之處，還請斧正交流。