中國企業(yè)正在用“低廉的價格、優(yōu)良的品質(zhì)”的商品逐漸搶占全球市場，如何在開拓國際市場的同時做到在國際知識產(chǎn)權(quán)游戲中“與狼共舞”成為中國企業(yè)的必然考驗，如何扭轉(zhuǎn)被動挨打的局面，成為中國企業(yè)走出去時重要的戰(zhàn)略思考和投入。今天作者帶你淺談海外專利訴訟的風險識別、應(yīng)對和管理。

       全球知識經(jīng)濟和全球化貿(mào)易已經(jīng)深度發(fā)展，WTO規(guī)則的建立使得關(guān)稅壁壘影響也逐漸減弱。但與此相反知識產(chǎn)權(quán)卻成為國際經(jīng)濟競爭最重要的工具，成為企業(yè)市場競爭的利器，成為企業(yè)參與國際競爭的焦點和壁壘。

       中國企業(yè)正在用“低廉的價格、優(yōu)良的品質(zhì)”的商品逐漸搶占全球市場，如何在開拓國際市場的同時做到在國際知識產(chǎn)權(quán)游戲中“與狼共舞”成為中國企業(yè)的必然考驗，如何扭轉(zhuǎn)被動挨打的局面，成為中國企業(yè)走出去時重要的戰(zhàn)略思考和投入。

        市場是競爭各方發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)訴訟的基本出發(fā)點。縱觀近十幾年跨國公司發(fā)動的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，目的往往不在于取得案件的勝訴和侵權(quán)賠償，而在于利用專利訴訟阻止中國企業(yè)進入相關(guān)市場，甚至利用知識產(chǎn)權(quán)訴訟周期長、訴訟費用巨大直接拖垮成長期的中國企業(yè)。

       知識產(chǎn)權(quán)訴訟中專利訴訟最頻發(fā)，如何識別專利訴訟風險和應(yīng)對專利訴訟始終是“走出去”的企業(yè)最重要的知識產(chǎn)權(quán)工作內(nèi)容，下面淺談海外專利訴訟的風險識別、應(yīng)對和管理。

一、海外專利訴訟風險識別

        風險的來源通常來自內(nèi)部管理風險和外部風險，并且兩者相互作用。內(nèi)部風險管理得當，會降低或避免外部風險帶來的損失，而內(nèi)部風險管理不當則會擴大外部風險帶來的損失。海外專利訴訟是外部風險，以引發(fā)訴訟主體的不同，可以分為競爭對手型訴訟、NPE型訴訟、采購型訴訟、客戶型訴訟和合作方型訴訟；以訴訟目的不同，可以分為市場障礙型訴訟和許可收益型訴訟。目前，中國企業(yè)在海外面臨的專利訴訟主要是競爭對手型訴訟，直接體現(xiàn)為市場障礙型訴訟。許可收益型訴訟和NPE型訴訟也頻發(fā)。

        市場障礙型訴訟的發(fā)起者一般是行業(yè)競爭對手，主要目的是為阻止新的市場主體進入相關(guān)行業(yè)市場，使用的手法主要體現(xiàn)為：（1）提出巨額的侵權(quán)賠償，給對方施加強大的心理壓力；（2）在多國或同一國家多地法院起訴，高額的訴訟費和律師費往往使得經(jīng)濟實力不雄厚的企業(yè)只能不戰(zhàn)而退；（3）喜歡和解結(jié)案，但往往迫使對方接受各種苛刻的條件；（4）如未能達到阻止對方推出市場的目的，就借訴訟迫使競爭對手繳納高額的許可費，從而達到提高對方產(chǎn)品成本的目的等。

二、海外專利訴訟應(yīng)對

       了解了海外專利訴訟的類型和不同訴訟的背后隱藏的實際目的之后，不同類型的海外專利訴訟就有不同的應(yīng)對策略。在“技術(shù)專利化、專利標準化、標準壟斷化”國際知識產(chǎn)權(quán)游戲規(guī)則已經(jīng)建立的今天，除了不斷加強企業(yè)自身的創(chuàng)新創(chuàng)造能力，占領(lǐng)行業(yè)技術(shù)的制高點，并做好知識產(chǎn)權(quán)國內(nèi)外布局之外，在面臨海外訴訟時能掌握相關(guān)的訴訟策略，并根據(jù)訴訟策略采取相應(yīng)的行動也尤為重要。

（一）海外專利訴訟應(yīng)對，必須有好的應(yīng)訴策略

         面臨海外專利訴訟，一般的企業(yè)除了對巨額的侵權(quán)賠償產(chǎn)生恐懼外，也對不同于中國的司法制度、司法環(huán)境、語言環(huán)境感到陌生，從而帶來一種“什么都不懂、什么都不知道”的恐懼感，天時、地利、人和等條件都在對方。因此制定訴訟策略的前提是能冷靜應(yīng)對，控制局勢。

        一般情況下，企業(yè)在應(yīng)對訴訟制定訴訟策略時，應(yīng)考慮的因素包括：1、被訴產(chǎn)品對企業(yè)的重要性；2、被訴產(chǎn)品在訴訟國家或地區(qū)的市場占有率；3、企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)在訴訟國家或地區(qū)的情況；4、企業(yè)的財務(wù)狀況；5、獲得原告方的信息和行業(yè)情況；6、應(yīng)訴能獲得幫助的資源情況等。

      根據(jù)上述情況進行具體的訴訟策略分析，可能會出現(xiàn)以下情況：

       1、被動應(yīng)訴：如被訴產(chǎn)品是企業(yè)的主要產(chǎn)品，對企業(yè)的生產(chǎn)非常重要或是企業(yè)將來的戰(zhàn)略產(chǎn)品，而且在發(fā)生訴訟的國家或地區(qū)有一定的市場占有率或擬大力開發(fā)該國或地區(qū)的市場，并且企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)積累單薄，那么企業(yè)只能被動應(yīng)訴?？紤]的訴訟策略更多的是從案件本身出發(fā)，如進行專利無效抗辯、不侵權(quán)抗辯、訴訟主體資格抗辯等，積極做好應(yīng)訴的安排。

       2、相互起訴策略：除了積極應(yīng)訴抗辯原案件，如企業(yè)自身有一定的知識產(chǎn)權(quán)積累，則可以考慮針對對方的產(chǎn)品提起訴訟。訴訟地的選擇則需要考慮知識產(chǎn)權(quán)儲備的情況、分析的結(jié)果和企業(yè)自身的資金情況。當然從對國家的司法制度熟悉程度來考慮，更多的情況會偏向在中國進行訴訟。提起另一訴訟除了能向?qū)Ψ奖砻鞣e極應(yīng)戰(zhàn)的態(tài)度，也向?qū)Ψ奖砻髁俗陨碇R產(chǎn)權(quán)實力和企業(yè)實力，更重要的是增加一個談判的籌碼，能增強與對方談判的基礎(chǔ)，這比手上沒有任何籌碼時與對方談判顯得容易多了。

      3、綜合競爭策略：在雙方長期的競爭中或訴訟發(fā)生時，應(yīng)綜合收集到的信息，分析這些信息能給對方帶來什么影響。如根據(jù)對方在以往的許可行為和本次訴訟的差異條件，是否會構(gòu)成權(quán)利濫用，存在壟斷行為?？鐕緦ι嫦訅艛嗤ǔ６急憩F(xiàn)得非常敏感，因此能提起一個涉嫌壟斷的訴訟或調(diào)查，通常就能快速一攬子解決各方提起的訴訟或糾紛。筆者就曾兩次通過在中國提起反壟斷訴訟，而迫使對方同意解決雙方在美國的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，達成了解決雙方所有訴訟的目的。當然根據(jù)收集到的信息不同和競爭對方的行為差異，違反反不正當競爭法等其它法律的情況都存在，因此需要根據(jù)具體的情況進行分析應(yīng)在哪個法律范疇內(nèi)給競爭對手施加最大的影響。

        4、支持策略：如企業(yè)自身資金緊張，則應(yīng)當根據(jù)訴訟對中國同行業(yè)其他企業(yè)的影響力度，爭取獲得行業(yè)協(xié)會或行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的人力物力支持。

         當然訴訟的應(yīng)對策略還有很多，很多時候需要根據(jù)不同的情況，多種策略并用才能最大程度的解決問題，并根據(jù)不同時段收集到的信息隨時調(diào)整訴訟策略。

（二）海外專利訴訟具體應(yīng)對

      解決了大的訴訟策略問題，需要解決的就是訴訟應(yīng)對的具體方法：

      1、制定抗辯方案，積極抗辯：如在海外市場被訴，在分析案情和獲得的信息制定訴訟策略之后，應(yīng)與當?shù)芈蓭熤贫ㄔV訟抗辯方案。雖然抗辯理由有30多種，但企業(yè)可以考慮使用的通常有7種：訴訟主體資格抗辯、訴訟時效抗辯、不侵權(quán)抗辯、權(quán)利無效抗辯、公知技術(shù)抗辯、免責抗辯（先用權(quán)、權(quán)利用盡、臨時國境）、禁止反悔原則抗辯。前述每一抗辯理由又包括了若干第二層次甚至第三層次的抗辯理由，如專利無效抗辯又可以包括新穎性或創(chuàng)造性抗辯、侵犯在先權(quán)利抗辯、充分公開原則抗辯、專利實際范圍抗辯、故意不公開抗辯等細化的抗辯理由。

        2、專利無效：在面臨專利訴訟時，除了積極抗辯，另一件大概率會做的事情就是對涉案專利進行無效宣告。根據(jù)案件和收集的證據(jù)情況確定專利無效要達到的目的。有多個專利或系列專利時，需要確定針對哪個或哪些專利進行無效。有確鑿完整的證據(jù)時能把對方的專利的權(quán)利要求全部無效掉是最理想的；但有些情況下雖不能把專利的全部權(quán)利要求無效掉，而是根據(jù)專利技術(shù)方案與涉案產(chǎn)品的對比情況確定關(guān)鍵的部分權(quán)利要求，只要能把這些關(guān)鍵權(quán)利要求無效掉，對后續(xù)的侵權(quán)賠償或和解都能提供有力的支撐；甚至有時候提出無效只是為了通過無效這一程序來確認部分關(guān)鍵技術(shù)方案屬于慣常技術(shù)或慣常設(shè)計。筆者曾處理過的其中一個美國專利訴訟，就是通過無效系列專利中的基礎(chǔ)專利中的部分關(guān)鍵權(quán)利要求，配合原告方已經(jīng)把該系列專利許可給了同行業(yè)很多企業(yè)的情況，迫使對方為了保護已有的許可收益而簽署了永不起訴協(xié)議，而我方放棄了就專利無效宣告再上訴的權(quán)利。

       3、收集確鑿有力的證據(jù)：眾所周知，在法官眼里只有證據(jù)，沒有“事實”，證據(jù)是贏得訴訟的關(guān)鍵。在訴訟策略和抗辯方案確定之后，應(yīng)與律師做好證據(jù)收集方案，確定每一抗辯理由需要的支撐證據(jù)和證據(jù)收集方向。另外根據(jù)抗辯理由，確定哪些是需要對方提供的證據(jù)，并確定利用什么技巧才能從對方獲得需要的證據(jù)。

       4、善于利用訴訟程序：海外訴訟通常程序比較多也比較復雜，中國企業(yè)也對海外訴訟制度陌生，但善于利用訴訟程序卻十分重要。如面臨競爭對手在同一國家多個地區(qū)因同一案由起訴時，就應(yīng)提起統(tǒng)一審理動議和禁止以同一案由再起訴動議，縮小戰(zhàn)場對節(jié)省企業(yè)的人力物力和團隊的戰(zhàn)斗精力非常重要。

       5、了解訴訟意圖，在適當?shù)臅r候?qū)で蠛侠斫鉀Q：知識產(chǎn)權(quán)作為商業(yè)博弈的工具和利器，維護法律的公平正義和權(quán)利者的正當權(quán)益在很多時候已經(jīng)不是發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)訴訟的真正目的，加上海外專利訴訟很大比例最終雙方都以和解結(jié)案。在訴訟開始之初就尋求和解，對方往往會提出各種苛刻的條件，包括退出市場或巨額補償或高額許可費。在訴訟過程中，隨著雙方證據(jù)開示的進展，越來越多的證據(jù)會被披露，雙方的訴訟考量也在不斷變化，根據(jù)有利或不利的證據(jù)對可能的訴訟結(jié)果進行判斷，可以適時提出或接受合理的條件進行和解。另一方面，如有專利無效宣告或其它反制訴訟或措施，都應(yīng)進行考量，適時提出和解或接受合理的和解條件進行和解。筆者曾處理的其中一件美國訴訟，就是在中國的反制訴訟不斷推進，比美國訴訟進程要快很多并且對方也對中國訴訟沒有信心的情況提出和解，最終以較小的代價一攬子解決了中美訴訟，并確立雙方的知識產(chǎn)權(quán)問題訴前解決機制。

三、海外專利訴訟管理應(yīng)對

         如何做好海外專利訴訟管理成為企業(yè)敢走出去的重中之重，筆者提出以下建議供參考：

        1、做好產(chǎn)品研發(fā)的專利檢索：在產(chǎn)品研發(fā)立項階段和在研階段均應(yīng)做好專利檢索分析和評估，如存在風險應(yīng)考慮實施規(guī)避技術(shù)方案，并且在研發(fā)過程中注重收集可能會影響該專利穩(wěn)定性的相關(guān)信息和資料。

        2、產(chǎn)品海外上市前，應(yīng)熟悉目標市場地的法律法規(guī)，出具產(chǎn)品不侵權(quán)意見書：產(chǎn)品要走出去，應(yīng)對該國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)和政策環(huán)境應(yīng)有所了解，并了解行業(yè)的相關(guān)訴訟情況，避免進入一片一無所知的區(qū)域。產(chǎn)品在海外上市之前，請市場目標國家的律師對產(chǎn)品進行是否侵權(quán)分析，如無侵權(quán)則要求出具一份不侵權(quán)意見書，如侵權(quán)風險高，制定防范預(yù)案，都特別重要。在美國，一份不侵權(quán)意見書，在馬克曼聽證和法院判決時均能起到支持作用，萬一侵權(quán)也能減輕侵權(quán)賠償額。

        3、提高知識產(chǎn)權(quán)風險意識，做好海外知識產(chǎn)權(quán)布局：過去依靠資源、人力的發(fā)展模式已不存在，很多行業(yè)已經(jīng)不再是依靠蠻勁打拼天下的時代。未來是技術(shù)創(chuàng)造和知識經(jīng)濟的時代，是越來越重視知識產(chǎn)權(quán)保護的時期，因此改變過往的經(jīng)營思維模式，提高知識產(chǎn)權(quán)的風險意識很重要。如沒有很強的風險意識，知識產(chǎn)權(quán)管理的很多工作都無法開展。產(chǎn)品未動，知識產(chǎn)權(quán)先行，結(jié)合產(chǎn)品的重點目標市場，在重點目標市場國做好專利布局，是防范海外專利訴訟的基礎(chǔ)。

         綜上所述，企業(yè)能有效識別海外專利訴訟，制定適合的訴訟應(yīng)對策略，并采取適當?shù)膽?yīng)對方式方法，是能有效幫助企業(yè)應(yīng)對各類海外專利訴訟。